Auszug aus BPatG, 09.10.2023 - 35 W (pat) 20/21

Die Rechtsprechung sehe es deswegen als zulässig an, nach der Eintragung des Gebrauchsmusters neue bzw. eingeschränkte Schutzansprüche zur Gebrauchsmusterakte einzureichen, verbunden mit der Erklärung, dass sich das Schutzbegehren für die Vergangenheit und die Zukunft auf die neuen Ansprüche beschränke (BGH GRUR 1998, 910, 913 - "Scherbeneis").

Denn die Eintragung eines Gebrauchsmusters ist ein vom DPMA, einer Behörde der öffentlichen Verwaltung bewirkter Hoheitsakt, die nur durch einen (gegenteiligen) Hoheitsakt substantiell verändert werden kann, so dass der Löschungsantragsteller seinen Löschungsantrag gegen die eingetragene Fassung zu richten hat (vgl. BGH, GRUR 1998, 910 - "Scherbeneis").

Die "Scherbeneis"-Erklärung bedeutet dagegen einen "vorweggenommen Verzicht auf Widerspruch" (vgl. BGH, GRUR 1998, 910, 912 - "Scherbeneis").

Auszug aus BPatG, 09.10.2023 - 35 W (pat) 20/21

Gebrauchsmuster keine weitergehenden Ansprüche geltend zu machen, der Löschungsantrag sich gegen die eingetragenen Schutzansprüche richtet (vgl. dazu den Senatsbeschluss vom 12. Oktober 2020, Az. 35 W (pat) 434/18, z. B. GRUR- Prax 2021, 26; amtliche Leitsätze: BIPMZ 2021, 67 - "Grill und Holzkohlekammer") und der Löschungsantragsteller eine über den Gegenstand der nachgereichten, eingeschränkten Schutzansprüche hinausgehende Löschung oder Feststellung der Unwirksamkeit des betreffenden Streitgebrauchsmusters verfolgt (…vgl. Bühring/Braitmayer/Haberl, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 92).

Das beschwerdegegenständliche Verfahren unterscheidet sich im Übrigen von der Fallkonstellation des Senatsbeschlusses vom 12. Oktober 2020, Az. 35 W (pat) 434/18 (amtliche Leitsätze: BIPMZ 2021, 67 - "Grill und Holzkohlekammer"), mit der sich der erkennende Senat eher zurückhaltend zur Anwendbarkeit des § 93 ZPO geäußert hat, in dreierlei Hinsicht:.

Auszug aus BPatG, 09.10.2023 - 35 W (pat) 20/21

Eine Veranlassung zur Stellung des Löschungsantrages ist zu bejahen, wenn das Verhalten des Antragsgegners vor Verfahrensbeginn gegenüber dem Antragsteller so war, dass dieser annehmen musste, er werde ohne den Löschungsantrag nicht zu seinem Recht kommen (BPatG, Beschluss vom 16. November 2022, Az. 35 W (pat) 1/21 - "Filteranordnung";… Busse/Keukenschrijver, a.a.O.;… Zöller, ZPO 34. Aufl., § 93 Rn. 3, m. w. N.) Im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren wird in der Regel eine schriftliche Aufforderung zum Verzicht auf das betreffende Gebrauchsmuster erforderlich sein.

Auch wenn die Anforderungen an das Aufforderungsschreiben nicht überspannt werden dürfen und keine bis ins Detail ausgeführten Darlegungen zu der Frage erforderlich sind, warum das Gebrauchsmuster keinen Bestand haben kann, ist es zumindest erforderlich, dass der geltend gemachte Löschungsgrund nebst den zu ihm vorgebrachten, nachprüfbaren Tatsachen nicht völlig abwegig erscheint (vgl. BPatG, Beschluss vom 7. Oktober 2010, Az. 35 W (pat) 8/08 - "Verpackung einer Sicherheits- und Rettungsausrüstung"; Beschluss vom 2. September 2010, Az. 35 W (pat) 20/10 - "Alterslegitimation bei Verkaufsautomaten"; Beschluss vom 16. November 2022, Az. 35 W (pat) 1/21 - "Filteranordnung"; Benkard/Goebel/Engel, GebrMG, 12. Aufl., § 17 Rn. 22; Loth/Stock, GebrMG, 2. Aufl., § 17 Rn. 83; Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 82, 92 - m. w. N.).

Auszug aus BPatG, 09.10.2023 - 35 W (pat) 20/21

Auch wenn die Anforderungen an das Aufforderungsschreiben nicht überspannt werden dürfen und keine bis ins Detail ausgeführten Darlegungen zu der Frage erforderlich sind, warum das Gebrauchsmuster keinen Bestand haben kann, ist es zumindest erforderlich, dass der geltend gemachte Löschungsgrund nebst den zu ihm vorgebrachten, nachprüfbaren Tatsachen nicht völlig abwegig erscheint (vgl. BPatG, Beschluss vom 7. Oktober 2010, Az. 35 W (pat) 8/08 - "Verpackung einer Sicherheits- und Rettungsausrüstung"; Beschluss vom 2. September 2010, Az. 35 W (pat) 20/10 - "Alterslegitimation bei Verkaufsautomaten"; Beschluss vom 16. November 2022, Az. 35 W (pat) 1/21 - "Filteranordnung"; Benkard/Goebel/Engel, GebrMG, 12. Aufl., § 17 Rn. 22; Loth/Stock, GebrMG, 2. Aufl., § 17 Rn. 83; Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 82, 92 - m. w. N.).

Auszug aus BPatG, 09.10.2023 - 35 W (pat) 20/21

Auch wenn die Anforderungen an das Aufforderungsschreiben nicht überspannt werden dürfen und keine bis ins Detail ausgeführten Darlegungen zu der Frage erforderlich sind, warum das Gebrauchsmuster keinen Bestand haben kann, ist es zumindest erforderlich, dass der geltend gemachte Löschungsgrund nebst den zu ihm vorgebrachten, nachprüfbaren Tatsachen nicht völlig abwegig erscheint (vgl. BPatG, Beschluss vom 7. Oktober 2010, Az. 35 W (pat) 8/08 - "Verpackung einer Sicherheits- und Rettungsausrüstung"; Beschluss vom 2. September 2010, Az. 35 W (pat) 20/10 - "Alterslegitimation bei Verkaufsautomaten"; Beschluss vom 16. November 2022, Az. 35 W (pat) 1/21 - "Filteranordnung"; Benkard/Goebel/Engel, GebrMG, 12. Aufl., § 17 Rn. 22; Loth/Stock, GebrMG, 2. Aufl., § 17 Rn. 83; Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 82, 92 - m. w. N.).